Taylor v. Hunton Andrews Kurth LLP: 발명가와 스타트업을 위한 주의 사항

해리스 카운티 텍사스 항소 법원은 최근 Hunton Andrews Kurth 법률 회사와 그 변호사에게 유리한 약식 판결을 확인했습니다. Taylor v. Hunton Andrews Kurth, LLP, 14-22-00410-CV(Tex. App.–Hous. [14th Dist.] 2023년 7월 13일). Taylor와 그의 회사인 WPEM과 W2W는 처음에 침해 소송에서 패하고 피고의 변호사 비용을 부담한 후 법적 과실로 회사를 고소했습니다. 이 사례는 특허 시스템을 탐구하는 기업가에게 몇 가지 주요 시사점을 제공합니다.

배경 : William Taylor와 그의 비즈니스 파트너는 SafeCell이라는 소프트웨어 애플리케이션을 개발하고 스타트업 회사인 W2W에 특허권을 할당했습니다. 그들은 특허 신청 절차를 처리하기 위해 Hunton AK를 고용했습니다. Hunton은 W2W를 대신하여 임시 및 비임시 특허 신청을 제출했습니다. 몇 년 후 특허가 부여된 후(아직 법적 비용이 지불되지 않은 경우) Taylor와 그의 파트너는 개인으로서 특허권을 다시 자신에게 양도하고 W2W를 종료했습니다. 그런 다음 그들은 WPEM이라는 새로운 회사를 설립하고 WPEM에 특허를 할당하여 다른 회사를 침해로 고소할 수 있었습니다. 해당 소송은 완전히 번복되어 실패했습니다. WPEM은 피고에게 변호사 비용으로 180,000달러를 지불하라는 명령을 받았습니다.

Taylor와 그의 파트너인 WPEM, W2W는 원래 특허 출원 처리에 대한 과실을 주장하며 법적 과실로 Hunton을 고소했습니다. 재판 법원은 한 명의 Hunton 변호사에 대한 Taylor의 개별 청구를 제외한 모든 청구를 기각했으며 나중에 별도의 명령으로 분리되어 기각되었습니다. 항소 법원은 다음과 같이 판결했습니다. (1) Taylor는 회사의 고객이 아니었고 WPEM도 아니었습니다. (2) W2W의 클라이언트는 2017년에 종료되었지만 3년 이상 전입니다. 텍사스는 회사 해산 후 조치에 대해 3년 제한을 두고 있기 때문에 문제가 됐다.

발명가와 스타트업을 위한 주요 시사점

1. 개인에서 기업으로 IP 권한을 할당하고 다시 할당할 때 주의하세요.

약혼 편지는 Taylor 또는 그의 파트너가 개인이 아닌 W2W와 Hunton 사이에 작성되었습니다. 그리고 Hunton은 개인이 고객이 아니라는 특정 진술서에 서명하도록 했습니다. 법원은 이 면책조항을 통해 Hunton이 W2W만을 대표한다는 점을 분명히 밝혔습니다. W2W에서 개인에게 특허를 양도한다고 해서 W2W의 변호사-고객 관계가 이전되는 것은 아닙니다.

주요 인용문 : “특허를 양도한다고 해서 변호사-의뢰인 관계가 이전되는 것은 아닙니다.” (Telectronics Proprietary, Ltd. v. Medtronic, Inc., 836 F.2d 1332(Fed. Cir. 1988) 인용).

2. 사업체 종료의 영향을 이해합니다.

W2W는 텍사스 법에 따라 허용된 3년의 정리 기간을 벗어나 법인으로서 종료되었기 때문에 소송을 제기할 자격이 부족했습니다. 그 주장은 소멸되었습니다.

주요 인용문 : “일단 해산되면 법인은 고소도, 고소도 당할 수 없게 되었고, 당사자인 모든 법적 절차가 축소되었습니다.” (Hunter v. FW, 620 SW2d 547(Tex. 1981) 인용).

3. 개인 주주는 일반적으로 회사에 손해를 끼쳤다고 소송을 제기할 수 없습니다.

법원은 기업 부상에 대해 소유주가 개인적으로 회복하는 것을 금지하는 기업 상해 규정을 적용했습니다. Taylor는 관련 시점에 특허권을 소유하지 않았기 때문에 개인적인 손실은 없었습니다.

주요 인용문 : “기업상해법에 따르면 회사 오너는 회사에 발생한 잘못에 대해 개인적으로 손해배상을 청구할 수 없습니다. ”

여기서의 결과는 고전적인 기업 방어 전략입니다. 방어는 복잡한 기업 구조와 소유권 변경을 사용하여 궁극적으로 소송을 패소시켰습니다. IP를 보호하려는 발명가와 스타트업의 경우 일관된 보호를 보장하기 위해 기업 변호사와 상담하는 것도 의미가 있습니다.

여기서는 Hunton Andrews Kurth가 기술적으로는 승리했지만 주장의 본질도 부인했다는 점에 주목하겠습니다.